[헬스코리아뉴스 / 이순호] 연어의 생식세포에서 추출한 세포재생 물질인 ‘PDRN’(폴리데옥시리보뉴클레오티드)의 제제 특허를 두고 법정 다툼을 벌이고 있는 국내 제약사 한국비엠아이와 이탈리아 기업 마스텔리의 희비가 대법원에서 엇갈렸다. 해당 특허의 무효를 인정한 특허법원 판결을 대법원이 뒤집었기 때문이다.
대법원은 최근 ‘어류 정액 또는 알로부터 분리된 DNA 중합체 단편복합체 및 그의 제조방법’ 특허의 무효를 인정한 원심의 판결을 파기하고 사건을 특허법원으로 돌려보냈다.
특허법원은 명세서 기재불비와 진보성 흠결을 이유로 특허 무효 판결을 했으나, 대법원은 특허법원의 이러한 판단이 모두 잘못됐다고 결론지었다.
대법원은 “이 사건 특허발명의 명세서에 ‘난용성’의 의미에 관한 정의가 기재돼 있지 않더라도 통상의 기술자는 발명의 청구범위 기재로부터 DNA 단편 혼합물이 물과 알칼리, 알코올에 잘 녹지 않는 성질을 가진다는 의미로 발명을 명확하게 파악할 수 있다”며 “‘분자식 평균’과 ‘분자량’에서 ‘분자’라는 용어가 공통으로 사용되기는 하였으나 통상의 기술자는 ‘분자식 평균’과 ‘분자량’에서 각 ‘분자’가 무엇을 의미하는지를 명확하게 파악해 구분할 수 있으므로 명세서 기재요건을 충족했다고 볼 수 있다”고 설명했다.
또한 “이 사건 특허 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 사후적으로 판단하지 않는 한, 통상의 기술자라도 선행발명을 결합해 이 사건 특허 발명을 쉽게 도출할 수 있다고 보이지 않는다”며 “따라서 진보성도 부정되지 않는다”고 판시했다.
한국비엠아이는 당초 마스텔리를 상대로 특허법원에 특허 무효 소송을 제기하면서 신규성 흠결도 주장했는데 법원은 신규성 흠결과 관련해서는 따로 판단을 내리지 않았다. 진보성 흠결과 명세서 기재불비만으로도 충분히 특허 무효 사유에 해당한다고 판단한 것으로 해석된다.
한국비엠아이는 이번 파기환송심에서 법원이 다루지 않은 신규성 흠결을 주장하며 소송을 이어갈 가능성이 있다. 처음 주장했던 특허 무효 사유가 대법원에서 대부분 부정당한 만큼 결과를 다시 뒤집기가 녹록지 않은 상황이지만, 업계는 한국비엠아이가 파기환송심에서 더욱 적극적인 공세를 펼칠 것으로 보고 있다. 이번 소송의 최종 판결이 이 회사가 별도로 진행 중인 특허침해 소송에 영향을 줄 수 있기 때문이다.
한국비엠아이는 마스텔리로부터 PDRN 제제 특허 전용실시권을 부여받은 파마리서치(구 파마리서치프로덕트)와 별도의 특허침해금지 소송을 진행 중이다.
파마리서치는 지난 2008년 마스텔리로부터 상처치료제 ‘플라센텍스주’를 도입, 국내에 처음으로 PDRN 성분의 의약품을 선보였다. 이후 특허 전용실시권을 바탕으로 자체 PDRN 성분 제품인 ‘리쥬비넥스주’ 등을 선보이며 관련 시장에서 입지를 강화하고 있다.
이런 가운데, 한국비엠아이가 지난 2016년 PDRN 성분의 후속 제품인 ‘하이디알주’를 허가받아 출시하자 같은 해 한국비엠아이를 상대로 서울중앙지방법원에 특허침해금지 소송을 제기했다.
서울중앙지방법원은 특허법원이 2019년 1월 마스텔리의 PDRN 제제 특허 무효를 인정하는 판결을 내놓자 4개월 뒤인 같은 해 5월 “(마스텔리의) 발명은 진보성이 부정돼 특허가 무효로 될 것이 명백하므로 이에 기초한 원고(파마리서치)의 침해금지 및 폐기 청구는 권리남용에 해당해 허용하지 않는다”며 한국비엠아이의 손을 들어줬다.
사실상 특허법원의 판결에 근거해 이러한 결론을 내린 것인데, 대법원이 특허법원의 판결을 뒤집으면서 서울중앙지방법원의 판결은 힘을 잃게 됐다.
파마리서치는 현재 특허법원에서 한국비엠아이를 상대로 특허침해금지 소송 항소심을 진행 중이다. 특허법원은 항소가 제기된 지난 2019년 6월 이후 아직 절차를 진행하지 않고 있다. 특허 무효 소송의 최종 판결을 기다리고 있는 것으로 해석된다.
업계 관계자는 “특허법원이 이번 대법원 판결을 바탕으로 특허가 유효라는 전제 아래 심리를 진행할지, 아니면 파기환송심의 최종 판결까지 확인한 뒤 그 결과에 근거해 심리를 진행할지는 아직 예단하기 힘들다”며 “한국비엠아이 입장에서는 특허를 무효화해야 특허침해금지 소송을 근본적으로 차단할 수 있는 만큼 파기환송심에 더욱 집중할 것으로 보인다”고 말했다.
