[헬스코리아뉴스 / 이순호] 파마리서치(구 파마리서치프로덕트)가 한국비엠아이를 상대로 제기한 PDRN(폴리데옥시리보뉴클레오티드) 제조방법 특허침해 금지 소송에서 졌다. 최근 대법원 판결로 PDRN 제조공법 특허를 지켜내는 데는 성공했으나, 후발 제약사의 시장 진입을 저지하겠다는 당초 소송 목적 달성에는 실패했다.

특허법원은 최근 파마리서치가 한국비엠아이를 상대로 제기한 특허권침해 금지 등 청구의 소 항소심을 기각했다.

항소심 재판부인 특허법원 제25-2부는 “(한국비엠아이의) 실시제품들은 이 사건 제3항 정정발명의 구성과 동일하거나 균등한 범위에 있지 않아 이 사건 제3항 정정발명의 보호범위에 속하지 않는다”며 “나머지 피고(한국비엠아이)의 주장에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 원고(파마리서치)의 전용실시권 침해 주장은 이유 없다”고 판시했다.

이 판결은 파마리서치가 대법원 상고를 포기하면서 그대로 확정됐다.

이번 법정 분쟁은 이탈리아 기업 마스텔리로부터 PDRN 제제를 도입한 파마리서치가 PDRN 제제 시장의 후발 주자인 한국비엠아이를 상대로 “마스텔리의 ‘어류 정액 또는 알로부터 분리된 DNA 중합체 단편복합체 및 그의 제조방법’ 특허를 침해하고 있다”고 주장하며 서울중앙지방법원에 소를 제기하면서 시작됐다.

PDRN은 연어나 송어 생식세포 추출물로 만든 의약품으로 피부이식 후 상처 치료와 조직 수복 등 수술 후 피부 재생을 돕는 용도로 쓰인다. 피부 손상 부위에 선택적으로 반응, 염증을 줄여주고 조직을 재생하는 효과가 있다.

국내 기업인 파마리서치는 지난 2008년 마스텔리로부터 상처치료제 ‘플라센텍스주’를 도입, 국내에 처음으로 PDRN 성분의 의약품을 선보였다. 이후 특허 전용실시권을 바탕으로 자체 PDRN 성분 제품인 ‘리쥬비넥스주’ 등을 선보이며 관련 시장에서 입지를 넓혔다.

이런 가운데 한국비엠아이가 지난 2016년 PDRN 성분의 후속 제품인 ‘하이디알주’를 허가받아 출시하자 파마리서치는 2016년 말 한국비엠아이를 상대로 특허침해 금지의 소를 제기했다.

이 소송의 1심을 맡은 서울중앙지방법원은 “(파마리서치 측의) 발명 및 정정발명은 진보성이 부정돼 특허가 무효로 될 것이 명백하다. 이에 기초한 원고의 이 사건 침해금지 및 폐기 청구는 권리남용에 해당해 허용되지 아니한다”며 원고(파마리서치) 패소 판결을 했다.

당시 한국비엠아이는 파마리서치로부터 특허침해 금지 소송을 당하자 오리지널사인 마스텔리를 상대로 ‘어류 정액 또는 알로부터 분리된 DNA 중합체 단편복합체 및 그의 제조방법’ 특허 무효 심판을 청구하며 역공을 시도했는데, 서울중앙지방법원은 이 심판에서 마스텔리의 특허가 무효로 될 것이 명백하다고 판단한 것이다.

그러나, 서울중앙지방법원의 판단과 달리 대법원이 해당 특허의 유효성을 인정하면서 1심 판결은 사실상 힘을 잃게 됐다. 이후 전세는 특허를 지켜낸 파마리서치 쪽으로 기우는 듯했는지만, 특허법원은 업계의 예상을 깨고 서울중앙지방법원과 마찬가지로 한국비엠아이의 손을 들어줬다. 마스텔리의 특허가 유효하더라도 한국비엠아이의 제품과 차이가 있는 만큼 특허침해 주장을 인정할 수 없다는 판단이다. 

특허법원 재판부는 “어류로부터 DNA를 추출하는 방법 및 DNA 중합체 단편을 분리 추출하는 방법 등 이 사건 특허발명의 기술사상은 이미 출원 전 널리 알려진 공지기술”이라며 “한국비엠아이 제품은 특허발명과 비교해 분자식, 용해도에서 차이가 커서 균등침해에 해당하지 않는다”고 설명했다.

파마리서치는 한국비엠아이 제품에 대한 감정결과에 대해서도 문제를 제기했으나, 재판부는 “모두 이유 없다”며 받아들이지 않았다.

이번 판결이 확정되면서 한국비엠아이는 앞으로도 계속해서 PDRN 제제를 판매할 수 있게 됐다. 이와 동시에 다른 후발 제약사들도 특허침해 우려에서 벗어나게 됐다는 분석이 나온다.

업계 관계자는 “이번 판결로 오리지널 특허가 적용되는 범위가 명확해졌다. 오리지널 특허침해 가능성을 회피할 수 있는 일종의 가이드가 마련된 셈”이라며 “한국비엠아이뿐 아니라 후발 제약사들의 특허침해 가능성도 줄어든 만큼, 파마리서치 입장에서는 잃은 게 더 많은 소송이 됐다”고 말했다.

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