녹십자 경고장 받은 경동제약 ‘에소카보’ 상표 등록도 ‘난항’
녹십자 경고장 받은 경동제약 ‘에소카보’ 상표 등록도 ‘난항’
특허청 “GC녹십자 ‘에소카보’와 유사하다” 거절이유 통지

모든 지정상품 유사 … 삭제 보정 및 분할출원도 어려워

“상표 유사 거절이유 극복 확률 10~20% 수준 … 비유사 입증이 관건”
  • 이순호
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  • 승인 2021.10.01 07:39
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[헬스코리아뉴스 / 이순호] 종근당이 개발한 위식도역류질환 치료제 ‘에소듀오’(에스오메프라졸+탄산칼슘)의 제네릭 시장에 뛰어든 경동제약이 상표 등록 절차 초반부터 장애물을 만났다. 이미 상표권 등록을 마친 제네릭 경쟁사 GC녹십자로부터 상표권 침해 경고장을 받은 상태인데, 특허청까지 경동제약에 GC녹십자 상표권 침해 가능성을 시사했다.

특허청은 최근 경동제약이 신청한 ‘에소카보’ 상표 출원에 대해 거절이유를 통지하고 의견서 또는 보정서 제출을 요청했다.

거절이유 통지는 특허청 심사관이 상표 심사 도중 등록을 거절해야 하는 이유를 발견했을 때 출원인에게 이에 대한 의견서를 제출하게 하거나 출원 자체를 보정토록 하는 절차다. 출원인이 의견서 제출이나 보정을 통해 거절이유를 해소했을 때에는 다시 심사에 돌입하지만, 해소하지 못했을 때는 특허청이 출원 상표 등록을 거절 결정한다.

특허청은 경동제약 ‘에소카보’ 상표가 선등록상표인 GC녹십자의 ‘에소카’와 동일 또는 유사하다고 봤다.

특허청 상표디자인심사국은 “이 출원상표(에소카보)는 타인의 선등록상표(에소카)와 표장 및 지정상품이 동일 유사한 상표에 해당해 등록받을 수 없다”며 “다만, 선등록상표와 유사한 지정상품을 삭제하는 보정을 하거나 분할해 출원하면 거절이유를 해소할 수 있다”고 설명했다.

‘에소카’는 GC녹십자가 출시한 ‘에소듀오’ 제네릭의 제품명이다. GC녹십자는 앞서 지난해 2월 ‘에소카’ 상표를 출원해 같은 해 6월 등록받았다.

경동제약은 GC녹십자의 ‘에소카’ 상표가 등록된 지 3개월이 지난 지난해 9월에서야 ‘에소카보’ 상표를 출원했다. 그런데 상표가 등록되기 전에 ‘에소카보’라는 제품명으로 제네릭을 출시한 것이 문제가 됐다. ‘에소카보’ 상표권을 확보한 GC녹십자가 경동제약에 상표권 침해를 주장한 것이다.

GC녹십자는 지난 6월 경동제약에 ‘에소카보’가 자사 등록상표인 ‘에소카’의 상표권을 침해하고 있다는 내용의 경고장을 발송했다. 제품명이 비슷해 판매 현장에서 혼선이 많다는 것이 GC녹십자의 설명이다.

경동제약은 대부분 전문의약품은 성분명을 포함시켜 이름을 짓기 때문에 ‘에소카’를 모방한 게 아니라고 반박했다. ‘에소카보’라는 제품명은 주성분인 ‘에스오메프라졸’과 ‘카보네이트’의 앞글자를 각각 따와서 지었으며, GC녹십자의 ‘에소카’와는 무관하다는 설명이다. 회사 측은 이와 함께 ‘에소카보’ 상표를 고수하겠다는 뜻을 GC녹십자에 전달했다.

경동제약이 ‘에소카보’ 제품명을 원만하게 사용하기 위해서는 먼저 상표 등록이 이뤄져야 한다. 상표권이 생겨야 이에 근거해 GC녹십자의 상표권 침해 주장에 정면으로 대응할 수 있기 때문이다.

그러나, 특허청의 거절이유 통지로 ‘에소카보’ 상표 등록은 난항을 겪게 됐다. 특허청이 “선등록상표와 유사한 지정상품을 삭제하는 보정을 하거나 분할해 출원하면 거절이유가 해소될 가능성이 있다”고 밝혔지만, ‘에소카보’ 상표는 모든 지정상품이 ‘에소카’와 유사하다는 것이 특허청의 판단이어서 지정상품 삭제 보정이나 분할 출원은 사실상 불가능한 상황이다.

따라서, ‘에소카보’ 상표가 GC녹십자의 ‘에소카’ 상표와 유사하지 않다는 것을 입증하는 것이 상표 등록의 핵심이 될 것으로 보인다.

업계 관계자는 “특허나 상표 출원 과정에서 거절이유 통지를 받는 것은 흔한 일이다. 그러나, 거절이유를 극복하는 것은 다른 문제”라며 “법조계에 따르면 식별력 또는 상표 유사를 이유로 거절이유가 통지될 경우 반박의견서 제출을 통해 이를 극복하는 확률은 10~20% 정도에 불과하다. 만만한 일이 아니다”라고 말했다.

이 관계자는 “다만, 경동제약은 법적 자문을 거쳐 ‘에소카’ 상표를 고수하기로 뜻을 굳힌 것으로 알려졌다”며 “대응 법리가 서 있을 가능성이 큰 만큼 앞으로 특허청 심사과정을 지켜볼 필요가 있다”고 덧붙였다.


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