[헬스코리아뉴스 / 이순호 기자] 노바티스와 특허소송을 진행 중인 동국제약. 지난해 대법원에서 패소하면서 패색이 짙어진 듯 보였지만, 파기환송심에서 뒤집기에 성공했다.
특허법원은 최근 동국제약이 노바티스의 말단비대증치료제 '옥토레오티드 제제'를 상대로 제기했던 특허소송의 대법원 파기환송심에서 원고인 동국제약 승소 판결을 했다.
동국제약은 기존 소송에서 노바티스의 특허가 '명세서 기재불비'라는 것을 주장했던 것과 달리 이번 파기환송심에서는 "해당 특허가 기존 시판되는 제품 대비 치료학적 효능에 대한 진보성이 결여됐다"고 주장해 승소 판결을 받아냈다.
진보성이란 해당 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자(당업자)가 특허 출원 시 기술 수준에서 용이하게 생각해 낼 수 없는 정도를 말한다. 당업자가 용이하게 발명할 수 있으면 진보성이 없는 것으로 간주한다.
특허법원은 노바티스의 특허가 당업자들이 쉽게 생각해 낼 수 있는 발명이라고 판단, 특허 무효를 인정한 것이다.
노바티스는 아직 상고장을 제출하지 않았으나, 대법원에서 한 차례 승소한 바 있고, 동국제약이 기존과는 다른 특허 전략을 사용한 만큼 대법원행을 선택할 가능성이 크다고 업계는 보고 있다.
한 법조계 관계자는 "과거 특허심판원은 해당 특허의 진보성을 인정해 동국제약이 제기한 특허 무효 심판 청구를 기각한 바 있다"며 "이런 점을 고려하면 노바티스가 상고할 가능성은 충분하다"고 말했다.
이번 소송은 지난 2013년 동국제약이 노바티스의 '옥트레오티드 및 2종 이상의 폴리락티드-코-글리콜리드중합체를 포함하는 서방형 제제' 특허 무효를 주장하며 특허심판원에 심판을 제기하면서 시작됐다.
당시 동국제약은 노바티스가 해당 특허를 정정한 것이 부적합할 뿐 아니라 신규성·진보성이 없고, 명세서 기재불비에 해당한다고 주장했으나, 특허심판원은 동국제약의 주장에 대해 "모두 이유 없다"며 기각했다.
동국제약은 특허심판원 심결에 불복해 지난 2014년 5월 특허법원에 소를 제기하고, 명세서 기재 불비를 집중적으로 주장해 승소를 이끌어 냈다.
이에 불복한 노바티스는 대법원에 상고했고, 결과는 다시 노바티스 승이었다.
대법원은 "통상의 기술자가 출원 당시의 기술 수준을 기준으로 해 이 사건 제1항 정정발명에 기재된 서방형 제약 조성물을 생산·사용할 수 있고, 발명의 효과를 충분히 예측할 수 있는 이상, 사람에 대한 임상시험 결과나 이 사건 대상 질병에 대한 직접적인 치료 효과 및 단일 중합체만을 함유하는 제제와 비교 실험 결과 등이 제시되지 않았더라도 구 특허법 제42조 제3항에서 규정한 기재요건은 충족됐다고 볼 수 있다"고 판단, 원심을 파기하고 특허법원에 되돌려보냈다.
통상적으로 대법원에서 패소하면 대부분 판결이 그대로 확정되지만, 동국제약은 이런 선례를 깨고 파기 환송심에서 역전의 기회를 거머쥐었다.
업계 관계자는 "대법원 패소 당시 이 같은 반전을 점친 업계 관계자는 거의 없었다"며 "동국제약의 새로운 소송 전략이 제대로 먹혀든 것으로 보인다"고 말했다.
